特許権を取得すれば、その技術をすぐに事業化できるとは限りません。
実際の製品化や量産には、特許公報に記載されていない製造条件、材料の選定方法、設計データ、試験結果、品質管理の手順などが必要になることがあります。これらのノウハウがなければ、買い手が同じ品質やコストで技術を再現できない場合があります。
このような取引では、特許権だけを評価すればよいのでしょうか。それとも、ノウハウや技術指導を含めて評価すべきでしょうか。
結論からいえば、評価対象は名称ではなく、実際に何が移転し、何が収益を生み出すのかに合わせて決めます。特許権とノウハウが一体となって収益に貢献する場合には、両者を含めて評価することがあります。ただし、評価範囲を明確にしなければ、同じ収益を特許とノウハウへ重複して帰属させるおそれがあります。
特許だけで事業化できるかを確認する
特許権の価値を評価する際は、まず、買い手が特許公報や一般に入手できる情報だけで対象技術を利用できるかを確認します。
特許公報には発明の内容が記載されていますが、実際の製造現場では、公報に現れない細かな条件が製品の品質やコストを左右することがあります。
例えば、設備の設定、原材料の配合、加工時の温度や時間、許容誤差、不良品を減らすための調整方法などです。担当者が経験によって判断しており、文書化されていない情報もあります。
買い手がこれらを一から検証しなければならない場合、追加の研究開発費、事業化までの時間及び失敗のリスクが生じます。反対に、必要なノウハウやデータが提供されれば、事業化までの期間を短縮し、不確実性を低下させられる可能性があります。
したがって、特許権の登録内容だけでなく、第三者が技術を再現し、事業を継続できるかを確認する必要があります。
取引対象を「権利・情報・支援」に分ける
評価を始める前に、譲渡契約又はライセンス契約によって、買い手へ何が提供されるのかを整理します。
取引対象は、大きく次の三つに分けられます。
- 特許権、特許出願、周辺特許などの権利
- 製造方法、図面、仕様書、試験記録、設計データなどの情報
- 研修、技術者の派遣、試運転への立会いなどの支援
契約書に「特許及び関連する技術情報を提供する」と記載されていても、提供する資料や支援内容が具体的に定められていないことがあります。
評価ではノウハウや技術支援を含めているのに、契約では特許権しか移転しないのであれば、評価額と取引内容が一致しません。
何を評価し、何を譲渡又は許諾するのかを明確にすることが、価値算定の出発点になります。
一体で評価するか、個別に評価するか
特許権とノウハウを一体で評価するか、個別に評価するかは、取引内容と評価目的によって決まります。
両者が共同して一つの技術を形成し、特許とノウハウの収益を合理的に分けられない場合には、一体となった技術資産として評価する方法が考えられます。
例えば、特許権だけでは製品化できず、特定の製造条件や技術データがあって初めて収益を得られる場合です。この場合、特許権だけの将来収益を切り出そうとしても、実態に合わない可能性があります。
一方、契約上、特許権の対価とノウハウの対価を分ける場合や、会計・税務上それぞれの金額が必要な場合には、個別評価又は合理的な配分が必要になります。
また、特許権は譲渡するものの、ノウハウは一定期間だけ利用を許諾する場合もあります。権利の内容、利用期間、地域、独占性などが異なれば、その違いを評価へ反映します。
常に分ける、又は常にまとめるのではなく、収益の分離可能性と、取引上個別の金額が必要かどうかを確認して判断します。
特許とノウハウへ同じ収益を重ねない
特許権とノウハウを個別に評価するときは、価値の二重計上に注意が必要です。
例えば、対象製品から生じる利益の全額を特許権の価値として計算し、同じ利益を基礎としてノウハウの価値も計算すれば、一つの収益を二度評価することになります。
製品の収益には、特許権やノウハウのほか、設備、人材、販売網、顧客関係、ブランドなども貢献しています。事業全体の利益をそのまま特許権又はノウハウの利益とすることはできません。
個別に評価する場合には、それぞれの資産がどのような役割を果たし、収益へどの程度貢献しているかを整理します。合理的に区分できない場合には、無理に個別の金額を算定せず、一体として評価することも検討します。
重要なのは、評価単位を細かくすることではなく、評価対象と収益の範囲を対応させることです。
技術指導の対価は別に考える
技術指導や導入支援が取引に含まれる場合、その対価をすべて特許権又はノウハウの価値とするとは限りません。
図面、試験記録及び製造条件など、評価基準日時点ですでに存在する情報は、ノウハウとして評価対象に含まれる可能性があります。
これに対して、契約後に行う研修、技術者の派遣、試運転への立会い、品質改善の支援などは、将来提供する役務としての性格を持ちます。
将来の技術指導に必要な人件費や出張費を考慮せず、受取対価の全額を無形資産の価値とすると、評価額を過大にする可能性があります。
そのため、既存の特許権及びノウハウの対価と、契約後に提供する役務の対価を区別します。技術指導が事業化に不可欠である場合には、その内容、期間、必要人員及び費用を取引条件へ反映します。
ノウハウにも経済的な利用期間がある
特許権には法的な存続期間があります。一方、ノウハウには、特許権と同じ形式の満了日はありません。
しかし、ノウハウの価値が無期限に続くわけではありません。競合他社による独自開発、製品の解析、技術の陳腐化、秘密管理の不備などにより、経済的な価値が低下することがあります。
契約によって利用期間が限定されている場合や、契約終了後に資料の返却又は廃棄を求められる場合もあります。
また、ノウハウが特定の技術者の経験だけに依存し、文書化されていなければ、第三者へ移転できる範囲が限られます。情報を保有していることと、買い手が実際に利用できることは同じではありません。
ノウハウの評価期間は、秘密を維持できる期間、技術が収益へ貢献する期間、契約上の利用期間及び第三者への移転可能性を踏まえて検討します。
評価対象と契約条件を一致させる
特許権とノウハウを一体で取引する場合には、少なくとも次の事項を確認します。
- 評価対象となる特許権とノウハウ
- 提供される図面、データその他の資料
- 利用できる製品、地域及び期間
- 独占利用か非独占利用か
- 技術指導の内容と費用負担
- 改良技術や追加データの帰属
- 特許、ノウハウ及び役務の価値を重複していないか
評価額が精緻に計算されていても、評価対象と契約対象が一致していなければ、取引価格の根拠として十分に機能しません。
特許権とノウハウを形式的に分けることよりも、買い手が事業を行うために何を取得し、それぞれが収益へどう貢献するのかを明確にすることが重要です。
当研究所では、特許権だけでなく、関連するノウハウ、技術データ及び技術指導の内容を確認し、評価対象と収益の対応関係を整理します。特許権とノウハウを一体で譲渡又はライセンスする場合の評価についてもご相談ください。